L’opposizione alla registrazione del marchio:
come tutelarsi?
Introduzione
Nel presente contributo ci si soffermerà sul tema dell’opposizione alla registrazione del marchio ai sensi dell’art. 12.1 lett. d) ed e) Codice della Proprietà Industriale quando la stessa è ingiusta, illegittima, pretestuosa, temeraria e merita di essere rigettata.
Innanzitutto, le ragioni in fatto ed in diritto che possono essere addotte sono così riassumibili.
Il preuso, la anteriorità e la continuità soggettiva.
In primo luogo, è bene evidenziare se per un marchio di “fatto”, dopo essere stato usato continuativamente sin da una certa data, è stata presentata domanda di registrazione, laddove l’opponente di aver provveduto alla registrazione soltanto in una data successiva. Vi è indubbiamente continuità soggettiva tra le due società.
Il periodo di preuso è risultante dai fatti così come realmente succedutisi nel tempo e si pone in coerenza ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale che impone la continuità soggettiva tra le società. Per la giurisprudenza (C ass. n. 9889/2016), infatti, una prova concreta potrebbe essere un conferimento di azienda oppure la presenza degli stessi soci che hanno gestito le due aziende. Questo dimostrerebbe che il preuso è riferibile al medesimo soggetto.
Nel caso in esame sottoposto ad analisi, la ditta era individuale ed è intimamente e soggettivamente connessa all’attività esercitata dall’esponente.
Sommario
Assenza di rischio di confondibilita’ e mancanza di similitudine grafica
Vi è da dire, inoltre, che per la copiosa giurisprudenza in materia di marchio notorio, la notorietà del marchio rende rigorosissima la valutazione del giudice circa la verosimiglianza tra logotipi; per tale ragione, non vi è, nel caso a noi sottoposto, neanche astrattamente e potenzialmente, il rischio di confusione perché mancano la verosimiglianza e l’elevata similitudine per tipologia e classi.
Non vi è, peraltro – circostanza non di secondo ordine – alcuna similitudine grafica che lasci presagire un rischio anche soltanto potenziale di confondibilità.
Criteri di apprezzamento del giudizio di confondibilità fra marchi d’impresa
In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti – apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici – non deve essere compiuto in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione d’impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro; il predetto giudizio deve essere motivato e corredato dall’indicazione, concisa e sintetica, delle ragioni che lo hanno orientato e degli elementi che attirano primariamente l’attenzione del fruitore – (Cassazione civile sez. I, 13/12/2021, n.39764).
La valutazione sul rischio confusorio tra marchi simili deve essere compiuta in via globale e sintetica analitica, non in via analitica.
L’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro – Cassazione civile sez. I, 29/11/2021, n.37355 -.
Tutela rafforzata accordata dal Codice della Proprietà Industriale al marchio rinomato
La tutela rafforzata accordata dal Codice della proprietà industriale al marchio rinomato comporta, oltre alla sua applicazione in caso di prodotti merceologici non affini, anche che si debba prescindere dall’accertamento di un rischio di confusione tra i segni, essendo sufficiente che il pubblico interessato in concreto possa cogliere l’esistenza di un nesso, ossia di un grado di similarità, tra il marchio notorio e quello successivo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva respinto la domanda avanzata da una rinomata griffe di alta moda, di nullità di un marchio successivo similare, soltanto perché non era ravvisabile il rischio di indurre in errore il consumatore medio dei prodotti di quella casa -Cassazione civile sez. I, 07/10/2021, n. 27217 -.
