Sig. Li: Buongiorno Avv. Dong! Sono titolare di una fabbrica di calzature a Wenzhou fondata nel 1990.
Nel 2006 ho costituito una società a Roma e ho poi aperto una catena di negozi a Roma, Milano ed altre città italiane.
Sono già titolare di un marchio nazionale registrato in Cina e in Italia.
Con l’aumentare del volume di affari, vorrei aprire negozi in Francia, Germania, Spagna e Federazione Russa, utilizzando il marchio che ho già protetto in Italia dal 2006.
In data dicembre 2010 ho presentato domanda di registrazione del mio marchio internazionale con designazione Comunità Europea e Federazione Russa in classe 25 per calzature.
Tuttavia, il 1 ottobre 2011 ho ricevuto dalla OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) la notifica di un’opposizione contro il mio marchio internazionale con designazione Comunità Europea da parte di una Società spagnola che ha registrato già nel 1989 lo stesso marchio per la stessa classe 25 (calzature, abbigliamento e cappelli). Che cosa mi consiglia di fare?
Rubrica Legale dell’Avv. Dong: Opposizione ad una domanda di Marchio Internazionale con designazione Comunità Europea
Avv. Dong: Buongiorno Sig. Li! Quanto al suo caso, il Regolamento C. E. N. 207/2009 prevede la possibilità di un contraddittorio, attraverso il quale verrà stabilito chi tra Lei e l’opponente (la società spagnola) abbia diritto all’uso del marchio oggetto di contestazione.
Sig. Li: Secondo Lei, ci sono speranze che sia io a vincere il contraddittorio?
Avv. Dong: Ritengo che Lei abbia poche chance di vincere il contraddittorio, perché le è stata contestata la registrazione di un identico marchio, registrato prima del Suo, persino nella medesima classe merceologica, la n. 25.
Sig. Li: Quindi, cosa mi consiglia di fare?
Avv. Dong: Le consiglio di sfruttare il periodo di tempo di due mesi (cooling off), che decorre dalla notifica dell’opposizione per tentare di pervenire ad una soluzione consensuale con la controparte ed evitare così le spese che pagherebbe nel caso in cui soccombesse nel contraddittorio.
Sig. Li: Sono ancora nei termini per agire in tale periodo?
Avv. Dong: Lei ha ancora circa un mese di tempo per tentare di risolvere amichevolmente la controversia offrendo alla controparte un prezzo a titolo di indennizzo per la proposta di coesistenza del suo marchio con quello della società spagnola, dato che a Lei interessa solo la classe delle calzature, mentre la controparte produce e commercializza principalmente abbigliamento.
Nota: il contenuto di questo articolo non costituisce un parere del nostro studio legale, ma ha funzione informativa. Se Lei ha altri dubbi, ci può contattare per ulteriori informazioni ed assistenza legale.
